选择退出 UPC:警示案例

By Matthew Howell, 合伙人

为什么遵守关于选择退出和撤回选择退出的规则至关重要?

Matthew Howell 对此作出了解释,并使用 UPC 的一些早期裁决作为警示性示例,说明为什么需要以适当的方式选择退出。

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Matthew Howell

UPC 代表|英国和欧洲专利律师

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“这些早期裁决强化了严格遵守相关立法和规则要求的至关重要性,以确保选择退出和撤回选择退出的有效性。”

正如大多数读者所知,可以选择欧洲专利和专利申请退出统一专利法院(UPC)的管辖权。通过选择退出 UPC 的管辖权,所有人可以保护其欧洲专利,避免专利被 UPC 中央撤销的风险(即在参与 UPC 体系的所有国家丧失专利权)。

选择退出

事实证明,选择退出在专利所有人中很受欢迎。UPC 报告称,在《统一专利法院协议》于 2023 年 6 月 1 日生效之前的三个月“日出期”内,该法院共收到 418095 份选择退出的申请,而且每月仍有大量欧洲专利和专利申请选择退出,由于专利权人选择退出在日出期内错过的新授权或新公布的申请和案件,如旁边的图表所示。

撤回选择退出

当专利所有人准备在 UPC 实施其专利时,也可撤回选择退出。如果担心可能被 UPC 提起侵权诉讼,最好监控相关专利的选择退出状态。如果专利的选择退出被撤回,届时就会知道,需要加快为自己辩护的准备工作。

旁边的图表显示了自 UPC 启用以来,提出撤回选择退出的申请数量。

有哪些规则?

关于选择退出和撤回选择退出的规则远非简单明了,对于粗心大意的人来说,这一过程充满危险。其中的一些危险在 UPC 的早期裁决中即有明证。

  1. 为使专利选择退出有效,必须在 UPC 就该专利开始提起任何诉讼之前进行登记。如果有人在专利被选择退出之前向UPC提起诉讼,则不再可能选择将该专利退出 UPC 的管辖范围。

这一点在 Cup&Cino 诉 Alpina Coffee Systems 一案中得到了证实,在该案中,UPC 维也纳地方分院确认,在向 UPC 提交初步禁令申请后,针对 Cup&Cino 的欧洲专利提出的(显然未经授权)选择退出无效。

  1. 只有在国家法院未就相关专利提起诉讼程序的情况下,才能撤回选择退出。

在 AIM Sport Vision 诉 Supper 一案中,UPC 赫尔辛基地方分院认为,AIM Sport 撤回其欧洲专利的退出选择无效,因为它是在德国国家法院启动侵权和无效诉讼程序之后实施的,尽管这些诉讼程序已在 UPC 生效之前提起。这样做的结果是,AIM Sport Vision 现已被排除在该专利的 UPC 之外。未来关于该专利的任何侵权诉讼均必须在该专利有效的欧洲国家的国家法院提起,费用远高于在 UPC 提起的单一诉讼。

  1. 选择退出欧洲专利的申请必须由该专利在其具有效力的所有欧洲国家的所有专利所有人提出。

在 Toyota Motor Europe 诉 Neo Wireless 一案中,提交了一份选择退出申请,将专利申请人列为专利所有人,但却遗漏了被委托进行德国国家验证的专利申请相关德国关联公司的名称。由于本案中并非所有专利所有人都提出了选择退出的申请,巴黎中央分院认定选择退出无效,这意味着该专利的有效性可能会在 UPC 受到质疑,并可能导致中央撤销。

这些早期裁决强化了严格遵守相关立法和规则要求的至关重要性,以确保选择退出和撤回选择退出的有效性。

关于选择退出的问题如需任何帮助,请联系我们的 UPC 团队

数据源:UPC 案例管理系统

本文仅供参考,不构成法律意见。如需就这一问题或与统一专利法院有关的任何其他问题寻求建议,请联系 upc@hlk-ip.com 或您平时的 HLK 顾问。

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