近期,上诉委员会已在其判决 T 1214/21中确认,异议部门不能随意限制口头审理中待审议的权利要求请求的数量。此外,有关权利要求请求的可受理性和可允许性的判决,必须合理。
背景
在 EPO 的异议程序中,专利所有人提交多项权利要求请求供该部门审议,这是很常见的。这些请求通常包括一个主请求(所有人会通过主请求主张他们最喜欢的结果——通常是在已授予的权利要求的基础上或作出相对最少的修改后维持专利)以及定义缩减备选方案的辅助请求。异议部门应按照所有人提交请求的顺序审查每项请求,直到认定一项请求可获准许或不再有后续请求提起。认定可允许的特定请求后,该部门不会再考虑任何后续请求。
EPO 对所有人提交专利修改请求的方式和时间设定了一些限制。例如,至少须基于 EPC 第 100 条(EPC 规则 80)规定的一种异议理由作出修改,或者为处理一项较早的国家权利,必须作出修改(EPC 规则 138)。修改必须符合明确性要求(EPC 第 84 条,以扩大上诉委员会判决 G 3/14为准)、禁止添加主题(EPC 第 123(2) 条)和禁止授权后扩大保护范围(EPC 第 123(3) 条)等要求。
EPO 还将指定准备异议口头审理期间提交书面材料的截止日期(EPC 规则 116(1)),所有人可以在收到异议通知和该截止日期之间随时提交请求。该部门有权自行酌情将在截止日期之后(包括在口头审理期间)提交的请求视为“延迟提交”。但是,该部门必须承认因诉讼主题发生变化而导致的延迟提交——例如,因 初步 相关性,该部门承认了新的事实、证据或理由,或者该部门改变了它在某个特定问题上的看法。
决定是否可受理请求时,该部门必须评估所有相关因素。包括 表面 上是否允许修改,以及一系列请求在通常聚焦于特定发明的意义上是否“具有趋同性”(即,请求不会向不同的方向延伸,从而涵盖实质上不同的主题)。
更重要的是,异议部门决定不接受特定请求时,必须说明作出此类决定的理由。EPO 的审查指南(E-X, 1.3.3)明确规定,审查部门和异议部门发布的任何理由陈述必须能够证实其作出决定的理由。特别是,最终书面决定应仔细审查和全面讨论一方诉讼当事人提出的所有重要论点。
T 1214/21
上诉委员会近期就 SK Innovation Co., Ltd. 的已授权欧洲专利EP2789585B1 “层状锂镍氧化物、其制造方法及使用其的锂二次电池”作出 T 1214/21 判决
该专利要求保护用于锂二次电池阴极活性材料的金属氧化物颗粒。这些颗粒根据化学式 LiaNixCoyMzO2 进行定义,其权利要求具体说明了金属 M 的可能元素和 a、x、y 和 z 的量值范围,并提出了浓度梯度要求,即金属 M 的浓度从金属氧化物颗粒的表面到其中心逐步降低。
该专利遭到稻草人(即用于保护真实对手身份的第三方)的质疑,最终在口头审理结束时被撤销。
在异议程序中,所有人提交了多项请求,并对权利要求 1 作出了修改,以重新定义金属氧化物颗粒的组成或进一步表征浓度梯度。在口头听证会上,异议部门以不符合 EPC 规则 80 和第 123(2) 条规定为由驳回了主请求,并以不符合 EPC 第 123(2) 或 123(3) 条规定为由驳回了两项辅助请求。该部门随后表示,在案的所有进一步的辅助请求“……可能会因为与先前所讨论请求相同的原因而被驳回”。该部门的主席还告知所有人,只允许提交一项进一步的请求。该专利最终被撤销。
但是,上诉期间,委员会发现异议部门在处理各项辅助请求的方式上存在程序性错误。
首先,委员会指出,该部门在口头审理后发布的书面决定没有包含任何关于无法受理和/或允许剩余辅助请求的理由,并认定该等行为严重违反程序规定。
其次,委员会认为,该部门只允许在口头审理中提交一项进一步的请求,并且不予考虑已经在案的其它请求,进一步严重违反了程序规定。针对这一点,委员会援引了早期案例 T 756/18,在该案例中,异议部门拒绝接纳多项辅助请求并且一开始就无缘无故地驳回了所有其它辅助请求。
除了这些程序性事项,委员会还发现,被纳入上诉程序的辅助请求 3 符合 EPC 第 123(2) 和 123(3) 条的规定。
因此,委员会撤销了异议部门的判决,将案件发回重审,要求进一步审查充分性、新颖性和创造性,并退还上诉费。
意见
该项判决确认,异议部门必须认真考虑所有人提出的每项请求的可受理性(如果受理,则需认真考虑其可允许性),并且不能随意限制待评估的请求的数量。任何最终结论也都必须得到证实。
我们的化学和生命科学与材料团队的合伙人Magnus Johnston 表示:
“T 1214/21 有效地提醒了我们,异议部门不应在没有充分理由的情况下或仅仅因为延迟提交而随意拒绝接纳权利要求请求。这些年来,我在很多场合都遇到过异议部门主席表示“只允许再提出一项请求”的情况,即使是在异议部门已撤销其初步意见的情况下。在一审中为专利抗辩的从业者应警惕并随时准备好在听证会期间对这种做法提出质疑,并掌握好审查指南和上诉委员会判例法。即使是对专利提出质疑的从业者也应警惕异议部门的这种做法,因为最终,就像在 T 1214/21 中一样,一审看起来能“赢”的诉讼可能会导致异议部门和上诉委员会上演长达 10 年左右的拉锯战,在此期间异议第三方几乎没有法律确定性。”