我们八月份的新闻简报探讨了单一专利 (UP) 和统一专利法院 (UPC) 相关被许可方和许可方所有权方面的一些潜在问题及注意事项。
本文介绍了七个案例研究，说明了其中的一些问题。
背景
我们在之前的新闻简报中提到了以下几点，它们与这些案例研究高度相关。
对单一所有者来说，申请单一专利非常简单 – 他们会自己申请。共同所有者可以申请单一专利，但前提是该专利的授权权利要求在所有 UP 参与国均相同。
如果所有者不止一名，那么他们需要指定一名共同代表，否则姓名排在首位的申请人将被视为共同代表。如果其中一名申请人有义务指定一名专业代表（例如，因为他们在 EPC 缔约国没有居所或营业场所），则该专业代表将被视为共同代表，除非姓名排在首位的申请人已经指定了一名专业代表。
如果某位所有者只是某一不在 UP 管辖范围内的 EPC 成员国的所有者，则其不能申请单一专利或担任共同代表。
对单一所有者来说，如果申请人于提交申请之日在 UP 参与成员国拥有居所或主营场所，则该成员国的国家法律适用。如果申请人在某一参与成员国没有居所或主营场所，则申请人在提出申请时的营业场所所在成员国的国家法律适用。如果这两种情况都不符合，则德国财产法将适用于 UP。共同所有者同样适用上述规则，但需要按照专利申请上所列的姓名顺序依次考虑所有申请人。
给定专利首次侵权诉讼法院的类型决定了所有后续侵权诉讼法院的类型（例如，如果某一专利的首次侵权诉讼在 UPC 提起，则所有后续侵权诉讼也须在 UPC 提起）。
所有者可以选择退出 UPC 的管辖，但只有真正的所有者才能有效让一项欧洲专利退出 UPC 的管辖。
案例 1 – 单一所有者
申请人 A 是 2020 年提交的一项欧洲专利申请的单一所有者。其总部位于美国，但在英国、德国、法国、荷兰和西班牙设立的零售店已经营多年。
自 2021 年起，申请人 A 在意大利开设了一家零售店。
欧洲专利申请的权利要求在所有 EPC 成员国均相同，申请人 A 希望获得单一专利。
作为唯一的申请人，申请人 A 必须提出单一效力请求，以获得单一专利。
由于其总部位于美国，所以在某一参与成员国并无主营场所。
提交欧洲专利申请时，其在 UPC 参与成员国（法国、德国和荷兰）都有营业场所。西班牙和英国不是 UPC 参与成员国；提交申请之日，申请人在意大利没有营业场所。
因此，申请人 A 可以在单一效力请求中适当说明其设有营业场所的成员国（法国、德国、荷兰），该项说明会被记录在欧洲专利登记簿上，该专利会因而被视为法国、德国或荷兰法律规定的财产对象。
如果没有此类说明，则默认将适用德国法律。
案例 2 – 共同所有者
申请人 B 和申请人 C 是 2018 年在所有指定国家提交的欧洲专利申请的共同申请人。欧洲专利申请的权利要求在所有 EPC 成员国均相同。
申请人 B 的总部位于法国，在整个欧洲都有营业场所。
申请人 C 的总部位于美国，在欧洲没有营业场所。
申请人 B 和 申请人 C 希望获得单一专利。
申请人 C 已指定一名 EPO 专业代表，代表其申请单一专利。
申请人 B 和 申请人 C 需要共同提出单一效力请求，以获得单一专利。双方应指定一名共同代表提出单一效力请求。否则，申请人 C 指定的 EPO 代表将被视为共同代表。
因为姓名排在首位的申请人于申请提交之日在法国拥有居所，所以适用于 UP 的财产法是法国法律。
案例 3 – 共同所有者
申请人 D 和申请人 E 是一项欧洲专利申请的共同申请人，该申请的权利要求在所有 EPC 成员国均相同。
申请人 D 是一家研究机构，总部位于瑞士。申请人 D 仅是瑞士的申请人和所有者。
申请人 E 的总部位于德国，在整个欧洲都有营业场所。申请人 E 是所有其他 EPC 成员国的申请人和所有者。
申请人 D 和申请人 E 希望获得单一专利，而申请人 D 希望在瑞士获得国家专利。
单一效力请求必须由申请人 E 提出，因为申请人 D 仅是瑞士的所有者（瑞士并非 EPC 参与成员国）。但是，申请人 D 可以在瑞士获得国家专利，并成为该专利的所有者。
因为总部位于德国的申请人 E 是 UP 的单一所有者，所以适用于 UP 的财产法是德国法律。
案例 4 – 共同所有者
申请人 F 和申请人 G 是 2018 年在所有指定国家提交的欧洲专利申请的共同申请人，该申请的权利要求在所有 EPC 成员国均相同。
申请人 F 是所有 EPC 成员国（意大利除外）的申请人和所有者，申请人 G 是意大利的申请人和所有者。
申请人 F 的总部目前位于澳大利亚，申请人 G 的总部位于中国。
自 2019 年以来，申请人 F 在整个欧洲都设立了营业场所，但 2019 年之前只在澳大利亚和亚洲设有营业场所。
申请人 G 自 2015 年以来在意大利和亚洲都设有营业场所，但由于各种问题，2020 年，其不得不关闭了所有的意大利营业场所，自那以后，其只在亚洲拥有营业场所。
两名申请人都指定了一名代表负责专利申请的审查，其中，申请人 G 的代表被指定为共同代表。
申请人 F 和申请人 G 需要共同提出单一效力请求，以获得单一专利。尽管两名申请人都有负责申请审查的 EPO 共同代表，但仍应指定一名共同代表提出单一效力请求，且该代表可以不是之前指定的代表。否则，无论姓名排在首位的是申请人 F 还是申请人 G，其都将被视为共同代表。
适用于 UP 的财产法可能会是意大利法 ，因为在申请时，两名申请人在 UPC 国家都没有营业场所，尽管他们目前在意大利没有营业场所，但申请人 G 于申请提交之日在意大利拥有营业场所（虽然申请人 F 目前在整个欧洲开展商业活动，但于申请提交之日，情况并非如此）。
案例 5 – 有转让权的共同所有者
申请人 H 和申请人 J 是 2019 年在所有指定国家提交的欧洲专利申请的共同申请人，该申请的权利要求在所有 EPC 成员国均相同。
申请人 H 仅是瑞典、芬兰、挪威和丹麦的申请人和所有者，申请人 J 是所有其他 EPC 成员国的申请人和所有者。
申请人 H 的总部目前位于瑞典，在瑞典、芬兰、挪威和丹麦都设有营业场所。
申请人 J 的总部位于中国，并在德国、法国和意大利对专利进行了商业化。他们在这些国家都有营业场所，这些营业场所都是在欧洲专利申请提交后开设的。在提交欧洲专利申请时，申请人 J 在欧洲没有营业场所。
申请最初以申请人 J 和申请人 K 的名义共同提交。
申请人 K 是申请人 H 的商业伙伴，他们的总部一直设在瑞士，并且在瑞士和意大利一直有营业场所。申请人 K 向申请人 H 转让申请是双方在申请提交后不久达成的商业协议的一部分。
在此情形下，申请人 H 和申请人 J（作为目前的申请人）需要共同提出单一效力请求。
适用法律可能会是意大利法律（如果指明相关情况）。这是因为提交申请时，申请人是 J 和 K。申请人 J 于提交申请时在欧洲没有居所或营业场所，但申请人 K 在意大利有营业场所。
因此，根据相关规定，由于两名原始申请人的总部都不在 UPC 国家，但其中一个原始申请人（申请人 K）于提交申请时在意大利有营业场所，所以 UP 的适用法律可能会是意大利法律，从该案例可以看出，这对在意大利有商业活动的申请人 J，而不是申请人 H 有利。当然，申请人需要指明意大利，否则默认德国财产法适用，但该案例仍表明原始申请人会如何影响 UP 的最终适用法律。
案例 6 – 无效退出选择
申请人 L 提交了一份欧洲专利申请，该申请随后被转让给了申请人 M。其一直打算备案本次转让信息，并在 EP 登记簿上准确记录本次转让，但由于某种原因，并未办理。
申请人 L 决定让其整个专利组合批量退出 UPC 体系，并在日出期开始时立即提出了申请。由于记录有误，转让给申请人 M 的欧洲专利申请出现在选择退出清单上，所以申请人 L 将转让给申请人 M 的欧洲专利申请退出了 UPC 体系。
因为法院体系未经检验，所以申请人 M 不喜欢 UPC 体系。当他们的申请获得授权时，他们会在其重要司法管辖区（德国、意大利、法国、英国、西班牙和荷兰）内为其所有专利办理生效程序。申请人 M 打算退出 UPC 体系，但还未退出，因为其计划在过渡期内其专利组合审查完成时，进行批量退出（像申请人 L 一样）。
在过渡期的第 1 天（即 UPC 的第 1 天），申请人 M 的一个竞争对手针对申请人 M 的一个国家生效程序在 UPC 提起了无效诉讼，声称选择退出无效，因为选择退出申非由真正的所有者提出。
在这种情况下，由于选择退出无效，不符合申请人 M 的期望，我们期望上述撤回诉讼能将所有国家生效专利“锁定”在 UPC 体系中。
案例 7 – 多个被许可方
某专利权人拥有一项在德国、葡萄牙、意大利和法国均有效的欧洲专利。该专利权人将该专利独占许可给德国的一个被许可方以及葡萄牙、意大利和法国的另一个被许可方。
德国的被许可方想在德国对侵权者执行该专利。因为该被许可方过去曾在德国国家法院打过官司，对其很满意，并且不想在一个未知的诉讼法院打官司，所以它并不想使用 UPC。因为其在德国大量销售被许可的技术，所以该项专利很重要。
另一个被许可方希望加入 UPC 体系，因为在 UPC 对三个司法管辖区的多个侵权者执行专利会更便宜。该被许可方并不担心集中撤回，因为它在非 UPC 司法管辖区赚取的利润比在法国、葡萄牙和意大利要多。它在这些司法管辖区的花费越少越好。
除非欧洲专利被选择退出，否则潜在的侵权者可对该专利组合提出 UPC 集中撤回诉讼，并让该专利组合在所有四个司法管辖区同时撤回。这对德国被许可方来说是个坏消息。
因此，执行范围（和预期）与撤回范围（和相关风险）是不同的。
如何解决这些问题?
专利权人应就是否选择退出达成一致意见。
作出决定之前，需要仔细考虑以下问题，例如：
每个被许可方的立场。专利权人要事先与他们协商，达成共同立场。
包括商定由谁负责支付专利退出 UPC 体系的费用（可能是德国被许可方）。
一旦在国家法院提起诉讼，该专利就不能重新加入 UPC 体系。
如果德国被许可方希望在德国执行该专利，那么该专利就不能被重新加入 UPC 体系。
如果意大利、葡萄牙和法国的被许可方（希望利使用 UPC）随后需要在多个司法管辖区执行该专利，谁来承担这些费用？被许可方可能不愿意承担，因为他们想要在 UPC 进行更便宜的诉讼。
当然，最保险的做法是，在 UPC 体系启动前的三个月日出期内选择退出，否则专利将面临被集中撤回的风险。
专利的登记所有者或申请人可以选择退出 UPC 体系，因此决定权最终可能落在专利权人而非被许可方身上。
这些案例研究还表明，如果您是被许可方，并且偏好某一种专利退出和执行方式，您应及时与您的许可方联系，与其达成一个共同的立场，并确保及时提交任何期望的选择退出或选择加入请求。
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